同一项发明创造同日提交发明和实用新型申请,并不意味着最终能够永久保留两份重复专利权。专利法第九条设置了一项有条件的衔接安排:先取得的实用新型尚未终止,申请人声明放弃该项实用新型,才可能就相同发明创造获得发明授权。
为什么不是提交两份申请就获得双重权利
法律首先规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。发明与实用新型的保护对象、审查程序不同,同日双申请可以是申请策略的一部分,却不是绕过禁止重复授权的办法。是否属于同样的发明创造,要对照实际申请文件和权利要求,不能只因名称相同就认为必然重复,也不能把名称改两个字就当作两项不同成果。
第九条所列例外要求同一申请人、同日申请、同样发明创造等条件。不同主体分别申请、先后两天提交,不能未经分析便套用这个特别安排。申请人变更及多名共同申请人的情形,应进一步核查实际申请记录和适用的审查要求。
先获得的实用新型状态必须查清
办理发明申请时,不宜只出示一份旧授权证书。证书可以证明曾经授权,不能完整证明当前仍然有效。应核实年费、权利终止、无效决定、转让及其他状态,确认第九条所要求的尚未终止是否满足。
尤其不能认为先停止缴纳实用新型年费,等它自然终止以后再补一句放弃,就必然符合衔接条件。终止与依法按要求声明放弃不是同一个事实,具体时点会影响审查。对收到的审查意见,应由具备相应资格的专利代理机构结合文件处理,不凭营销人员的口头保证决定缴费或放弃。
放弃哪项权利,先核对正在进行的交易
企业已经用实用新型对外许可、出资或签订供货承诺的,转向发明保护前还应核查合同如何约定权利状态、通知义务和变动后果。这不意味着有一份许可合同就当然阻止法定衔接,而是避免对外继续宣称两项重复专利都长期有效,或者把不再存在的权利范围继续列入收费清单。
对方采购设备时,也应核实合同中写的是申请号、授权号还是实际专利权。发明申请尚在审查,不等于已获发明授权;实用新型权存在,也不保证发明一定通过新颖性、创造性等审查。
准备一张能够核对的申请关系表
把两项申请的申请人、提交日期、申请号、当前权利要求、实用新型授权及状态、发明审查通知分别列明,标注哪些信息来自官方查询,哪些尚待补证。委托他人处理时,还应写明服务是否包含双申请协调、审查答复和权利状态通知,而非只约定提交两份文件。
出现重复授权意见时,先查清涉及的具体技术方案,再对照法定条件选择答复。未经核实就撤掉一项申请、停止年费或者对外承诺两项均有效,都可能使本来可评估的申请安排变成难以挽回的权利损失。