一项发明后来纳入国内科研项目并开展产业化,是否就能证明其技术方案实质性内容在中国完成、向境外申请前必须履行保密审查?体外诊断装置案通过外国申请文本、研发邮件和发明人所在地重建形成过程,没有只看项目立项地点。本文研究公开案例,非本所承办。
无效争议针对实质内容完成地
广州万某主张美国理某公司的技术源于广东科研项目,未保密审查先向美国申请,相关中国专利应无效。国家知识产权局2019年第41277号决定维持有效。北京知识产权法院2021年12月28日以(2019)京73行初13605号驳回诉请,最高法2024年3月14日以(2022)最高法知行终255号维持。
原案适用2008年专利法第二十条及2010年细则等。公开材料同时列出现行对应条号,不能把2026年入库日当作原申请或者判决日期。
先找实质贡献,再核完成时空
法院原则上以先向外国提出的申请文本为审查基础;仅在确认中外方案实质相同后,才可用中国文本。审查技术内容不限权利要求,须注意申请文件整体,确定相对于现有技术解决问题、实现效果的实质改进。
本案发明人陈述的三个发明点及其所用现有技术,比说明书笼统背景更接近实际起点。研发沟通邮件表明2010年6月底前相关构思及方案已完成,三位发明人护照等资料又与完成地对应。广东项目属于后续产业化,现有证据不足证明实质内容在境内完成。
项目名与后续试验不能替代形成过程
璧山研发企业作海外布局或应对无效请求,可分别保存境外申请全文、中外技术对应、早期邮件版本、参与人工作地点和后续测试目的。不能仅因申请主体是外国公司便认定免审,也不能只因国内有投入便推定全部实质贡献在国内形成。
本案未否定境内完成发明的事先审查义务,判断关键是实际贡献形成而非事后改署名;产业化、临床研究与实质方案完成可能存在时间差,须由真实证据解释。
公开来源:[最高法知识产权法庭完整入库案例](https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-6087.html),PDF5页。
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